Marcas “notoriamente conocidas” ahora deben probar periódicamente este reconocimiento

Ante ello, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió (a través de la Resolución 0330-2024) que encontró que se cometieron infracciones, uso de signos idénticos o similares causando confusión o aprovechamiento del prestigio. Por lo tanto, se impuso una multa a la empresa nacional y se dictaron medidas como la prohibición del uso de los signos y el comiso de los productos.

Notoriedad

Si bien la entidad centró su decisión en la protección de los derechos de propiedad industrial, también estableció un precedente de observancia obligatoria con relación a que una vez que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo, la empresa goza de los derechos que emanan de dicha notoriedad por un lapso de cinco años.

Una vez transcurrido dicho plazo, el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue gozando de dicha condición.

¿Qué significa dicha notoriedad? La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional.

Alex Sosa, socio del Estudio Muñiz, destaca que las marcas notoriamente conocidas cuentan con una protección reforzada que les permite accionar contra la confusión, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación de la marca ajena. Sin embargo, para que se cuente con tal condición, el titular debe probar ante el Indecopi que su marca cuenta con tal notoriedad.

Esto, básicamente, demostrando su nivel de implantación en el mercado, posicionamiento, preferencia del consumidor, inversión publicitaria y otros factores relevantes detallados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sosa añadió que el nuevo precedente responde a la naturaleza dinámica de los mercados, donde la notoriedad de una marca puede fluctuar significativamente. Por lo tanto, el hecho de que una resolución haya reconocido la notoriedad de una marca no significa que cuente con tal condición por siempre.

Explicó que, bajo el nuevo precedente, si una marca ha sido reconocida como notoriamente conocida y no han pasado más de cinco años desde esa resolución, su estatus se puede invocar sin necesidad de nueva evidencia. Sin embargo, si han transcurrido más de cinco años, la marca debe demostrar si mantiene dicha notoriedad para seguir disfrutando de la protección reforzada.

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Revisión del caso

Jonathan Rafael García Enríquez, Director del Departamento de Propiedad Intelectual en Marvilla García Valdez, aclara que la nueva normativa permite a las empresas usar expedientes de hasta cinco años de antigüedad para demostrar la notoriedad de sus marcas. Esto implica que los titulares deben probar periódicamente que sus marcas siguen siendo notoriamente conocidas, al invocar la dicha condición, apoyándose en documentos que no excedan los cinco años de antigüedad.

Este plazo está establecido para prevenir que marcas que ya no cumplan con los criterios de notoriedad sigan beneficiándose de un estatus que poseyeron en el pasado.

“Este precedente es beneficioso para el mercado, ya que en su dinamismo, las marcas necesitan probar continuamente su relevancia, permitiendo así que el mercado se desarrolle de manera justa y equitativa”, dijo García.

García subraya que este precedente establece un hito crucial en cuanto a la permanencia en el mercado de ciertas marcas y nos invita a reflexionar sobre la innegable realidad de las marcas renombradas, que aún no están reguladas en Perú, y su necesaria diferenciación.

Este enfoque no solo recalca la importancia de mantener un estándar de notoriedad actualizado, sino que también pone de relieve la distinción entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas, enfatizando la necesidad de una regulación específica para estas últimas en el Perú.

García indica que el impacto de esta normativa es de aplicación inmediata tanto en casos en curso como en futuros litigios, permitiendo que las empresas se beneficien de la norma sin demora. No obstante, este beneficio conlleva la responsabilidad de mantener actualizada la documentación relevante dentro del plazo de cinco años para asegurar la continuidad de las protecciones legales.

Concluye mencionando que este enfoque beneficia a las empresas al proporcionarles un marco claro y actualizado para la defensa de sus marcas, asegurando que solo aquellas que continúan siendo relevantes y notoriamente conocidas en el mercado puedan reclamar y ejercer los derechos asociados a dicho estatus.

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SOBRE EL AUTOR

Gerardo Rosales Diaz

Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.